平成23年9月28日判決 平成22年(行ケ)10351 （臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋事件）
・請求認容
・ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー 対 特許庁長官
・特許法29条2項、進歩性、周知技術
（経緯）
原告は，発明の名称「臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋」の特許出願の特許出願人である。原告が拒絶査定不服審判を請求したところ、本願発明は、引用発明（実願昭６２－１５２９３１号（実開平１－５８５０７号）のマイクロフィルム）及び周知の事項に基づいて進歩性がないとの審決を受けたので、これを不服として知財高裁に訴えを提起した。
（本願発明）
【請求項１】Ａ）飲食物廃棄物の処分のための容器であって，Ｂ）飲食物廃棄物を受け入れるための開口を規定し，かつＣ－１）内表面および外表面を有する液体不透過性壁と，Ｃ－２）前記液体不透過性壁の前記内表面に隣接して配置された吸収材と，Ｃ－３）前記吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナーとを備え，Ｄ）前記容器は前記吸収材上に被着された効果的な量の臭気中和組成物を持つ，飲食物廃棄物の処分のための容器。
（審決の内容）
■引用発明の内容（甲６。刊行物１の内容）「生ゴミを収納するためのゴミ入れ袋であって，生ゴミを受け入れるための開口を有し，かつ内面と外面を有するプラスチック袋と，前記プラスチック袋の前記内面に被覆された吸水性ポリマー層とを備え，前記ゴミ入れ袋は前記吸水性ポリマー層に練り込まれた抗菌性ゼオライトを有する，生ゴミを収納するためのゴミ入れ袋。」
■相違点１ 本願発明は，吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナーを備えているのに対し，引用発明は，液体透過性ライナーを備えていない点。
■相違点２ 容器は吸収材に保持された効果的な量の臭気中和組成物を持つ点について，本願発明は，臭気中和組成物が吸収材上に被着されているのに対し，引用発明は，臭気中和組成物である抗菌性ゼオライトが，吸収材に練り込まれている点。
■ 容易想到性の判断
(ｱ) 相違点１に係る容易想到性の判断「液体不透過性壁の内表面に隣接して吸収材が配置されたシート状部材において，その吸収材に隣接して液透過性のライナーを配置することは，従来周知の事項である（例えば，周知例１：実願昭５６－１９４１９６号（実開昭５８－１０１７３７号）のマイクロフィルム（甲７）の第２ページ第３～９行，第４ページ第９～１１行，周知例２：特開平９－３１５５０７号公報（甲８），周知例３：実願昭６３－１５３５５７号（実開平２－７４３９８号）のマイクロフィルム（甲９）の第１ページ第５～１５行，第２ページ第６～９行，第３ページ第３～９行，周知例４：特開平９－２９５６８０号公報（甲１０）の段落【００１１】，周知例５：特開平２－５７５８３号公報（甲１１）を参照のこと。）。 してみると，引用例における吸収剤である吸水性ポリマー層に隣接して，液透過性のライナーを配置することは，当業者が容易になし得たことである。」
(ｲ) 相違点２に係る容易想到性の判断「吸収材にゼオライト等の臭気中和組成物を保持させるのに，その組成物を吸収材上に被着させて行うことは，従来周知の事項である（例えば，周知例６：特開平９－２３９９０３号公報（甲１２）の段落【０００１】～【０００４】，周知例７：請求人が本件明細書段落【００３８】で提示する欧州特許出願公開第０８１１３９０号明細書（甲１３。乙４はその仮訳）を参照のこと。）。 してみると，引用発明の抗菌性ゼオライトを吸収材上に被着することは，当業者が容易になし得たことである。」
（争点）
(1) 相違点１についての容易想到性判断の誤り（取消事由１）(2) 相違点２についての容易想到性判断の誤り（取消事由２）(3) 相違点１についての特許法１５９条２項で準用する同法５０条違反（取消事由３）
（裁判所の判断）
裁判所は、本願明細書及び引用発明が記載された刊行物（刊行物１）の記載内容から事実認定をし、相違点１についての判断に誤りがあるとした。
まず、裁判所は、進歩性の判断における主引例と周知技術の関係について、次のように判示した。
「ア 審決において，特許法２９条２項が定める要件の充足性の有無，すなわち，当業者が，先行技術に基づいて，出願に係る発明を容易に想到することができたか否かを判断するに当たっては，客観的であり，かつ判断が適切であったかを事後に検証することが可能な手法でされることが求められる。そのため，通常は，先行技術たる特定の発明（主たる引用発明）から出発して，先行技術たる別の発明等（従たる引用発明ないし文献に記載された周知の技術等）を適用することによって，出願に係る発明の主たる引用発明に対する特徴点（主たる引用発明と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準としてされる例が多い。」
「他方，審決が判断の基礎とした出願に係る発明の「特徴点」は，審決が選択，採用した特定の発明（主たる引用発明）と対比して，どのような技術的な相違があるかを検討した結果として導かれるものであって，絶対的なものではない。発明の「特徴点」は，そのような相対的な性質を有するものであるが，発明は，課題を解決するためにされるものであるから，当該発明の「特徴点」を把握するに当たっては，当該発明が目的とした解決課題及び解決方法という観点から，当該発明と主たる引用発明との相違に着目して，的確に把握することは，必要不可欠といえる。 その上で，容易想到であるか否かを判断するに当たり，「『主たる引用発明』に『従たる引用発明』や『文献に記載された周知の技術』等を適用することによって，前記相違点に係る構成に到達することが容易であった」との立証命題が成立するか否かを検証することが必要となるが，その前提として，従たる引用発明等の内容についても，適切に把握することが不可欠となる。 もっとも，「従たる引用発明等」は，出願前に公知でありさえすれば足りるのであって，周知であることまでが求められるものではない。しかし，実務上，特定の技術が周知であるとすることにより，「主たる引用発明に，特定の技術を適用して，前記相違点に係る構成に到達することが容易である」との立証命題についての検証を省く事例も散見される。特定の技術が「周知である」ということは，上記の立証命題の成否に関する判断過程において，特定の文献に記載，開示された技術内容を上位概念化したり，抽象化したりすることを許容することを意味するものではなく，また，特定の文献に開示された周知技術の示す具体的な解決課題及び解決方法を捨象して結論を導くことを，当然に許容することを意味するものでもない。 本件についてこれをみると，審決は，「主たる引用発明」に「従たる引用発明等」を適用することによって，容易想到性を判断したものではなく，「特定の引用発明」のみを基礎として，これに特定の技術事項が周知であることによって，本願発明と引用発明との相違点に係る構成は，容易に想到することができるとの結論を導いたものである。」
そして、裁判所は、刊行物１の記載内容に本願発明の構成を採用する動機はないことを指摘したうえ、次のように、審決に理由不備ないし判断の誤りがあると判断した。
「確かに，周知例１ないし５には，液透過性のライナーが，吸収材に隣接して配置された技術が記載されている。 しかし，そのような技術事項が記載されているからといって，本件において，「引用発明を起点として，上記の技術事項を適用することにより，本願発明の相違点１に係る構成に到達することが容易である」との立証命題について，引用発明の内容，本願発明の特徴，相違点の技術的意義，すなわち「液透過性のライナーが，吸収材に隣接して配置された技術」の有する機能，目的ないし解決課題，解決方法等を捨象して，「その吸収材に隣接して液透過性のライナーを配置する」技術一般について，一様に周知であるとして，当然に上記命題が成り立つとの結論を導くことは，妥当を欠く。」
さらに、裁判所は、相違点２の判断についても、審決は理由を示しておらず、判断に誤りがあるとした。
「２つの材料を併用して両者の機能を併せ持った複合材料とするに当たっては，様々な態様が考えられ，混合，被着のいずれも，想定される態様といえるから，「吸収材にゼオライト等の臭気中和組成物を保持させるのに，その組成物を吸収材上に被着させて行うこと」が，周知の事項であるとした審決の認定に，誤りはない。 しかし，刊行物１には，臭気中和組成物である抗菌性ゼオライトは吸収材に練り込まれていることが記載され，「練り込むこと」に解決課題があること及び「練り込むこと」に代えて，他の態様を選択することを示唆する何らの記載もない。 そこで，引用発明において，抗菌性ゼオライトを吸収性ポリマーに「練り込むこと」に代えて，吸収性ポリマー層の上に「被着」する態様を選択したことを想定すると，当業者であれば，かえって，吸収材表面から抗菌性ゼオライトの粉体が脱落するとの問題が発生するものと理解する（甲１２）。そうだとすると，引用発明の「練り込むこと」に代えて，問題の生じる可能性のある態様を選択することは，特段の事情のない限り，回避されるべき手段であると解するのが相当である。審決は，何らの理由を示すこともなく，当然に容易であるとの結論を導いた点において，誤りがある。 そうすると，本願発明における相違点２に係る構成について，引用発明を起点として，周知事項２を適用することにより当業者が容易になし得たものということはできず，相違点２に関する審決の容易想到性に関する判断は誤りである。」
（判決文） http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928164651.pdf
〒541－0041
平成23年9月28日判決 平成22年(行ケ)10351 （臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋事件）
・請求認容
・ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー 対 特許庁長官
・特許法29条2項、進歩性、周知技術
（経緯）
原告は，発明の名称「臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋」の特許出願の特許出願人である。原告が拒絶査定不服審判を請求したところ、本願発明は、引用発明（実願昭６２－１５２９３１号（実開平１－５８５０７号）のマイクロフィルム）及び周知の事項に基づいて進歩性がないとの審決を受けたので、これを不服として知財高裁に訴えを提起した。
（本願発明）
【請求項１】
Ａ）飲食物廃棄物の処分のための容器であって，
Ｂ）飲食物廃棄物を受け入れるための開口を規定し，
かつ
Ｃ－１）内表面および外表面を有する液体不透過性壁と，
Ｃ－２）前記液体不透過性壁の前記内表面に隣接して配置された吸収材と，
Ｃ－３）前記吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナーと
を備え，
Ｄ）前記容器は前記吸収材上に被着された効果的な量の臭気中和組成物を持つ，飲食物廃棄物の処分のための容器。
（審決の内容）
■引用発明の内容（甲６。刊行物１の内容）
「生ゴミを収納するためのゴミ入れ袋であって，生ゴミを受け入れるための開口を有し，かつ内面と外面を有するプラスチック袋と，前記プラスチック袋の前記内面に被覆された吸水性ポリマー層とを備え，前記ゴミ入れ袋は前記吸水性ポリマー層に練り込まれた抗菌性ゼオライトを有する，生ゴミを収納するためのゴミ入れ袋。」
■相違点１
本願発明は，吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナーを備えているのに対し，引用発明は，液体透過性ライナーを備えていない点。
■相違点２
容器は吸収材に保持された効果的な量の臭気中和組成物を持つ点について，本願発明は，臭気中和組成物が吸収材上に被着されているのに対し，引用発明は，臭気中和組成物である抗菌性ゼオライトが，吸収材に練り込まれている点。
■ 容易想到性の判断
(ｱ) 相違点１に係る容易想到性の判断
「液体不透過性壁の内表面に隣接して吸収材が配置されたシート状部材において，その吸収材に隣接して液透過性のライナーを配置することは，従来周知の事項である（例えば，周知例１：実願昭５６－１９４１９６号（実開昭５８－１０１７３７号）のマイクロフィルム（甲７）の第２ページ第３～９行，第４ページ第９～１１行，周知例２：特開平９－３１５５０７号公報（甲８），周知例３：実願昭６３－１５３５５７号（実開平２－７４３９８号）のマイクロフィルム（甲９）の第１ページ第５～１５行，第２ページ第６～９行，第３ページ第３～９行，周知例４：特開平９－２９５６８０号公報（甲１０）の段落【００１１】，周知例５：特開平２－５７５８３号公報（甲１１）を参照のこと。）。
してみると，引用例における吸収剤である吸水性ポリマー層に隣接して，液透過性のライナーを配置することは，当業者が容易になし得たことである。」
(ｲ) 相違点２に係る容易想到性の判断
「吸収材にゼオライト等の臭気中和組成物を保持させるのに，その組成物を吸収材上に被着させて行うことは，従来周知の事項である（例えば，周知例６：特開平９－２３９９０３号公報（甲１２）の段落【０００１】～【０００４】，周知例７：請求人が本件明細書段落【００３８】で提示する欧州特許出願公開第０８１１３９０号明細書（甲１３。乙４はその仮訳）を参照のこと。）。
してみると，引用発明の抗菌性ゼオライトを吸収材上に被着することは，当業者が容易になし得たことである。」
（争点）
(1) 相違点１についての容易想到性判断の誤り（取消事由１）
(2) 相違点２についての容易想到性判断の誤り（取消事由２）
(3) 相違点１についての特許法１５９条２項で準用する同法５０条違反（取消事由３）
（裁判所の判断）
裁判所は、本願明細書及び引用発明が記載された刊行物（刊行物１）の記載内容から事実認定をし、相違点１についての判断に誤りがあるとした。
まず、裁判所は、進歩性の判断における主引例と周知技術の関係について、次のように判示した。
「ア 審決において，特許法２９条２項が定める要件の充足性の有無，すなわち，当業者が，先行技術に基づいて，出願に係る発明を容易に想到することができたか否かを判断するに当たっては，客観的であり，かつ判断が適切であったかを事後に検証することが可能な手法でされることが求められる。そのため，通常は，先行技術たる特定の発明（主たる引用発明）から出発して，先行技術たる別の発明等（従たる引用発明ないし文献に記載された周知の技術等）を適用することによって，出願に係る発明の主たる引用発明に対する特徴点（主たる引用発明と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準としてされる例が多い。」
「他方，審決が判断の基礎とした出願に係る発明の「特徴点」は，審決が選択，採用した特定の発明（主たる引用発明）と対比して，どのような技術的な相違があるかを検討した結果として導かれるものであって，絶対的なものではない。発明の「特徴点」は，そのような相対的な性質を有するものであるが，発明は，課題を解決するためにされるものであるから，当該発明の「特徴点」を把握するに当たっては，当該発明が目的とした解決課題及び解決方法という観点から，当該発明と主たる引用発明との相違に着目して，的確に把握することは，必要不可欠といえる。
その上で，容易想到であるか否かを判断するに当たり，「『主たる引用発明』に『従たる引用発明』や『文献に記載された周知の技術』等を適用することによって，前記相違点に係る構成に到達することが容易であった」との立証命題が成立するか否かを検証することが必要となるが，その前提として，従たる引用発明等の内容についても，適切に把握することが不可欠となる。
もっとも，「従たる引用発明等」は，出願前に公知でありさえすれば足りるのであって，周知であることまでが求められるものではない。しかし，実務上，特定の技術が周知であるとすることにより，「主たる引用発明に，特定の技術を適用して，前記相違点に係る構成に到達することが容易である」との立証命題についての検証を省く事例も散見される。特定の技術が「周知である」ということは，上記の立証命題の成否に関する判断過程において，特定の文献に記載，開示された技術内容を上位概念化したり，抽象化したりすることを許容することを意味するものではなく，また，特定の文献に開示された周知技術の示す具体的な解決課題及び解決方法を捨象して結論を導くことを，当然に許容することを意味するものでもない。
本件についてこれをみると，審決は，「主たる引用発明」に「従たる引用発明等」を適用することによって，容易想到性を判断したものではなく，「特定の引用発明」のみを基礎として，これに特定の技術事項が周知であることによって，本願発明と引用発明との相違点に係る構成は，容易に想到することができるとの結論を導いたものである。」
そして、裁判所は、刊行物１の記載内容に本願発明の構成を採用する動機はないことを指摘したうえ、次のように、審決に理由不備ないし判断の誤りがあると判断した。
「確かに，周知例１ないし５には，液透過性のライナーが，吸収材に隣接して配置された技術が記載されている。
しかし，そのような技術事項が記載されているからといって，本件において，「引用発明を起点として，上記の技術事項を適用することにより，本願発明の相違点１に係る構成に到達することが容易である」との立証命題について，引用発明の内容，本願発明の特徴，相違点の技術的意義，すなわち「液透過性のライナーが，吸収材に隣接して配置された技術」の有する機能，目的ないし解決課題，解決方法等を捨象して，「その吸収材に隣接して液透過性のライナーを配置する」技術一般について，一様に周知であるとして，当然に上記命題が成り立つとの結論を導くことは，妥当を欠く。」
さらに、裁判所は、相違点２の判断についても、審決は理由を示しておらず、判断に誤りがあるとした。
「２つの材料を併用して両者の機能を併せ持った複合材料とするに当たっては，様々な態様が考えられ，混合，被着のいずれも，想定される態様といえるから，「吸収材にゼオライト等の臭気中和組成物を保持させるのに，その組成物を吸収材上に被着させて行うこと」が，周知の事項であるとした審決の認定に，誤りはない。
しかし，刊行物１には，臭気中和組成物である抗菌性ゼオライトは吸収材に練り込まれていることが記載され，「練り込むこと」に解決課題があること及び「練り込むこと」に代えて，他の態様を選択することを示唆する何らの記載もない。
そこで，引用発明において，抗菌性ゼオライトを吸収性ポリマーに「練り込むこと」に代えて，吸収性ポリマー層の上に「被着」する態様を選択したことを想定すると，当業者であれば，かえって，吸収材表面から抗菌性ゼオライトの粉体が脱落するとの問題が発生するものと理解する（甲１２）。そうだとすると，引用発明の「練り込むこと」に代えて，問題の生じる可能性のある態様を選択することは，特段の事情のない限り，回避されるべき手段であると解するのが相当である。審決は，何らの理由を示すこともなく，当然に容易であるとの結論を導いた点において，誤りがある。
そうすると，本願発明における相違点２に係る構成について，引用発明を起点として，周知事項２を適用することにより当業者が容易になし得たものということはできず，相違点２に関する審決の容易想到性に関する判断は誤りである。」
（判決文） http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110928164651.pdf