平成23年10月24日 判決 平成22年(行ケ)第10245号 審決取消請求事件（生物致死性組成物事件）
・請求認容
・トール ゲゼルシャフト ミット等 対 ローム アンド ハース カンパニー
・特許法29条1項3号、新規性
（経緯）
原告は、発明の名称を「相乗作用を有する生物致死性組成物」とする特許権を保有していたところ、被告人により、無効審判が請求され、「特許第３９９２４３３号の請求項１～７，１８に係る発明についての特許を無効とする。特許第３９９２４３３号の請求項８～１７に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との審決を受けた。
原告は、この審決を不服として審決取消訴訟を提起した。
（本願発明）
【請求項１】
少なくとも２つの活性な殺菌剤を含み，活性な殺菌剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オン（判決注：以下，明細書の記載を転記する場合も含めて，「ＭＩＴ」と表記することがある。）である，病原性微生物によって感染されるものに付与される生物致死性組成物において，より活性な殺菌剤として１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オン（以下，明細書の記載を転記する場合も含めて，「ＢＩＴ」と表記することがある。）を含み，５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オン（以下，明細書の記載を転記する場合も含めて，「ＣＭＩＴ」と表記することがある。）を含まないことを特徴とする生物致死性組成物。
（審決の内容）
本件発明１ないし３は，特開平６－１３８６１５号公報（甲１）記載の発明であるから，特許法２９条１項３号に該当する。本件発明４及び７は，甲１記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，同条２項に該当する。本件発明５，６及び１８は，甲１記載の発明であるか又は同発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，同条１項３号又は同条２項に該当する。以上により，本件発明１ないし７及び１８は，無効とすべきである。本件発明８ないし１７に係る特許については，無効とすべき理由を認めることはできない。
（裁判所の判断）
裁判所は、「審決が，本件発明１は甲１発明１であるとして，特許法２９条１項３号に該当する（新規性を欠く）とした判断には，少なくとも，新規性を欠くとした判断の論理及び結論に誤りがある」と判断した。
まず、裁判所は、新規性の判断について、次のように判示した。
「特許法２９条１項は，特許出願前に，公知の発明，公然実施された発明，刊行物に記載された発明を除いて，特許を受けることができる旨を規定する。出願に係る発明（当該発明）は，出願前に，公知，公然実施，刊行物に記載された発明であることが認められない限り（立証されない限り），特許されるべきであるとするのが同項の趣旨である。
当該発明と出願前に公知の発明等（以下「公知発明」という場合がある。）を対比して，公知発明が，当該発明の特許請求の範囲に記載された構成要件のすべてを充足する発明である場合には，当該発明は特許を受けることができないのはいうまでもない（当該発明は新規性を有しない。）。これに対して，公知発明が，当該発明の特許請求の範囲に記載された構成要件の一部しか充足しない発明である場合には，当該発明は特許を受けることができる（当該発明は新規性を有する。）。ただし，後者の場合には，公知発明が，「一部の構成要件」のみを充足し，「その他の構成要件」について何らの言及もされていないときは，広範な技術的範囲を包含することになるため，論理的には，当該発明を排除していないことになる。したがって，例えば，公知発明の内容を説明する刊行物の記載について，推測ないし類推することによって，「その他の構成要件についても限定された範囲の発明が記載されているとした上で，当該発明の構成要件のすべてを充足する」との結論を導く余地がないわけではない。しかし，刊行物の記載ないし説明部分に，当該発明の構成要件のすべてが示されていない場合に，そのような推測，類推をすることによってはじめて，構成要件が充足されると認識又は理解できるような発明は，特許法２９条１項所定の文献に記載された発明ということはできない。仮に，そのような場合について，同法２９条１項に該当するとするならば，発明を適切に保護することが著しく困難となり，特許法が設けられた趣旨に反する結果を招くことになるからである。上記の場合は，進歩性その他の特許要件の充足性の有無により特許されるべきか否かが検討されるべきである。」
そして、裁判所は、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載から『「ＣＭＩＴを含まない」との構成要件を付加することにより，その技術的範囲を限定した趣旨は明確であり，また，特許請求の範囲に記載された「ＣＭＩＴを含まない」との文言の意義も不明瞭な点はない』と本件発明１を認定し、甲１発明について、『ＣＭＩＴが含まれたことによって生じる問題点に関する指摘は，全くされていないこと、のみならず，甲１発明では，ＣＭＩＴが一般式・・・などの記述があり，本件発明の出願日（優先日）当時においても，一般に，上記明細書に記述されていたとおりの認識がされていたと推認されること等の諸事実を総合すれば，当業者であれば，甲１発明において使用されるＭＩＴは，当然にＣＭＩＴを含有するものであり，製造コストをかけて，ＣＭＩＴを除去するような化合物を使用することはないと認識していたものと解するのが合理的である。そうすると，甲１には，ＭＩＴ及びＢＩＴからなる実施例が示されていたとしてもなお，同実施例の記載から直ちに，「ＣＭＩＴを含まない」との構成要件を充足する発明が記載，開示されていると認定することはできない』と述べ、「甲１には，ＣＭＩＴが含有されたことによる問題点（解決課題）及び解決手段等の言及は一切なく，したがって「ＣＭＩＴを含まない」との技術的構成によって限定するという技術思想に関する記載又は示唆は何らされていないから，審決が，本件発明１は，甲１発明１であるとして，特許法２９条１項３号に該当する（新規性を欠く）と判断した点は，その限りにおいて誤りがある」と判断した。
（判決文）http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025115518.pdf
〒541－0041
平成23年10月24日 判決 平成22年(行ケ)第10245号 審決取消請求事件（生物致死性組成物事件）
・請求認容
・トール ゲゼルシャフト ミット等 対 ローム アンド ハース カンパニー
・特許法29条1項3号、新規性
（経緯）
原告は、発明の名称を「相乗作用を有する生物致死性組成物」とする特許権を保有していたところ、被告人により、無効審判が請求され、「特許第３９９２４３３号の請求項１～７，１８に係る発明についての特許を無効とする。特許第３９９２４３３号の請求項８～１７に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との審決を受けた。
原告は、この審決を不服として審決取消訴訟を提起した。
（本願発明）
【請求項１】
少なくとも２つの活性な殺菌剤を含み，活性な殺菌剤のひとつが２－メチルイソチアゾリン－３－オン（判決注：以下，明細書の記載を転記する場合も含めて，「ＭＩＴ」と表記することがある。）である，病原性微生物によって感染されるものに付与される生物致死性組成物において，より活性な殺菌剤として１，２－べンゾイソチアゾリン－３－オン（以下，明細書の記載を転記する場合も含めて，「ＢＩＴ」と表記することがある。）を含み，５－クロロ－２－メチルイソチアゾリン－３－オン（以下，明細書の記載を転記する場合も含めて，「ＣＭＩＴ」と表記することがある。）を含まないことを特徴とする生物致死性組成物。
（審決の内容）
本件発明１ないし３は，特開平６－１３８６１５号公報（甲１）記載の発明であるから，特許法２９条１項３号に該当する。本件発明４及び７は，甲１記載の発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，同条２項に該当する。本件発明５，６及び１８は，甲１記載の発明であるか又は同発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，同条１項３号又は同条２項に該当する。以上により，本件発明１ないし７及び１８は，無効とすべきである。本件発明８ないし１７に係る特許については，無効とすべき理由を認めることはできない。
（裁判所の判断）
裁判所は、「審決が，本件発明１は甲１発明１であるとして，特許法２９条１項３号に該当する（新規性を欠く）とした判断には，少なくとも，新規性を欠くとした判断の論理及び結論に誤りがある」と判断した。
まず、裁判所は、新規性の判断について、次のように判示した。
「特許法２９条１項は，特許出願前に，公知の発明，公然実施された発明，刊行物に記載された発明を除いて，特許を受けることができる旨を規定する。出願に係る発明（当該発明）は，出願前に，公知，公然実施，刊行物に記載された発明であることが認められない限り（立証されない限り），特許されるべきであるとするのが同項の趣旨である。
当該発明と出願前に公知の発明等（以下「公知発明」という場合がある。）を対比して，公知発明が，当該発明の特許請求の範囲に記載された構成要件のすべてを充足する発明である場合には，当該発明は特許を受けることができないのはいうまでもない（当該発明は新規性を有しない。）。これに対して，公知発明が，当該発明の特許請求の範囲に記載された構成要件の一部しか充足しない発明である場合には，当該発明は特許を受けることができる（当該発明は新規性を有する。）。ただし，後者の場合には，公知発明が，「一部の構成要件」のみを充足し，「その他の構成要件」について何らの言及もされていないときは，広範な技術的範囲を包含することになるため，論理的には，当該発明を排除していないことになる。したがって，例えば，公知発明の内容を説明する刊行物の記載について，推測ないし類推することによって，「その他の構成要件についても限定された範囲の発明が記載されているとした上で，当該発明の構成要件のすべてを充足する」との結論を導く余地がないわけではない。しかし，刊行物の記載ないし説明部分に，当該発明の構成要件のすべてが示されていない場合に，そのような推測，類推をすることによってはじめて，構成要件が充足されると認識又は理解できるような発明は，特許法２９条１項所定の文献に記載された発明ということはできない。仮に，そのような場合について，同法２９条１項に該当するとするならば，発明を適切に保護することが著しく困難となり，特許法が設けられた趣旨に反する結果を招くことになるからである。上記の場合は，進歩性その他の特許要件の充足性の有無により特許されるべきか否かが検討されるべきである。」
そして、裁判所は、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載から『「ＣＭＩＴを含まない」との構成要件を付加することにより，その技術的範囲を限定した趣旨は明確であり，また，特許請求の範囲に記載された「ＣＭＩＴを含まない」との文言の意義も不明瞭な点はない』と本件発明１を認定し、甲１発明について、『ＣＭＩＴが含まれたことによって生じる問題点に関する指摘は，全くされていないこと、のみならず，甲１発明では，ＣＭＩＴが一般式・・・などの記述があり，本件発明の出願日（優先日）当時においても，一般に，上記明細書に記述されていたとおりの認識がされていたと推認されること等の諸事実を総合すれば，当業者であれば，甲１発明において使用されるＭＩＴは，当然にＣＭＩＴを含有するものであり，製造コストをかけて，ＣＭＩＴを除去するような化合物を使用することはないと認識していたものと解するのが合理的である。そうすると，甲１には，ＭＩＴ及びＢＩＴからなる実施例が示されていたとしてもなお，同実施例の記載から直ちに，「ＣＭＩＴを含まない」との構成要件を充足する発明が記載，開示されていると認定することはできない』と述べ、「甲１には，ＣＭＩＴが含有されたことによる問題点（解決課題）及び解決手段等の言及は一切なく，したがって「ＣＭＩＴを含まない」との技術的構成によって限定するという技術思想に関する記載又は示唆は何らされていないから，審決が，本件発明１は，甲１発明１であるとして，特許法２９条１項３号に該当する（新規性を欠く）と判断した点は，その限りにおいて誤りがある」と判断した。
（判決文）http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111025115518.pdf