令和元年８月２７日 最高裁第三小法廷 局所的眼科用処方物事件（平成３０年（行ヒ）第６９号）（原審：知財高裁 平成２９年１１月２１日判決 平成２９年（行ケ）第１０００３号）
・破棄差し戻し ・特許法29条2項、181条2項 ・進歩性、容易想到性、顕著な効果、取消判決の拘束力
（経緯） １．本件特許
発明の名称：「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」 特許番号：特許第３０６８８５８号 優先日 ：平成７年６月６日（米国） 出願日 ：平成８年５月３日 登録日 ：平成１２年５月１９日
２．事案の経緯
平成２３年２月３日 無効審判請求（無効２０１１－８０００１８号） 平成２３年５月２３日 訂正請求（第１次訂正） 平成２３年１２月１６日 特許庁が訂正認容、特許無効審決（第１次審決） 平成２４年４月２４日 知財高裁に訴訟提起（平成２４年（行ケ）第１０１４５号） 平成２４年６月２９日 訂正審判請求 平成２４年７月１１日 知財高裁が第１次審決の取消決定（第１次判決）
平成２４年８月１０日 訂正請求（第２次訂正） 平成２５年１月２２日 特許庁が訂正認容、特許有効審決（第２次審決） 平成２５年３月１日 知財高裁に訴訟提起（平成２５年（行ケ）第１００５８号） 平成２６年７月３０日 知財高裁が第２次審決の取消決定（第２次判決）
平成２８年２月１日 訂正請求（第３次訂正） 平成２８年１２月１日 特許庁が訂正認容、特許有効審決（本件審決） 平成２９年１月６日 知財高裁に訴訟提起（平成２９年（行ケ）第１０００３号） 平成２９年１１月２１日 知財高裁が本件審決の取消決定（第３次判決）
令和元年８月２７日 最高裁が破棄差戻判決
３．第２次審決及び第２次判決 (1) 特許庁は、
・第２次訂正後の請求項１及び２に係る各発明における「ヒト結膜肥満細胞安定化」という発明特定事項は、引用例１（亀井千晃ほか「モルモットの実験的アレルギー性結膜炎に対する抗アレルギー薬の影響」あたらしい眼科Ｖｏｌ．１１、Ｎｏ．４（１９９４）６０３～６０５頁）及び引用例２（特開昭６３－１０７８４号公報）に記載のものから動機付けられたものとはいえない、 ・従って、引用例１を主引用例とする進歩性欠如の無効理由は理由がない、
として、第２次訂正後の本件発明は有効であるとの第２次審決を行った。 (2) 第２次審決に対し、知財高裁は、
・引用例１及び引用例２に接した当業者は、引用発明１をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる際に、引用発明１に係る化合物についてヒト結膜肥満細胞安定化作用を有することを確認し、ヒト結膜肥満細胞安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたものである、
として、特許庁の第２次審決を取り消した（第２次判決）。 その後、知財高裁の第２次判決は確定した。
４．第３次審決及び第３次判決 (1) 特許庁は、
・第３次訂正後の本件発明において、引用発明１との各相違点は、引用例１及び引用例２に接した当業者が容易に想到することができたもの又は単なる設計事項である。 ・しかし、本件化合物の効果は、引用例１、引用例２及び優先日当時の技術常識から当業者が予測し得ない格別顕著な効果を有する、 ・従って、本件各発明は当業者が容易に発明できたものとはいえない、
として、第３次訂正後の本件発明は有効であるとの第３次審決を行った。
(2) 第３次審決に対し、知財高裁は、
・引用例１及び引用例２に接した当業者は引用発明１に係る化合物をヒト結膜肥満細胞安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたものであるから、本件化合物がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用を有すること自体は、当業者にとって予測し難い顕著なものということはできない、 ・優先日における技術水準として、本件化合物のほかに、所定濃度の点眼液を点眼することにより７０％ないし９０％程度の高いヒスタミン遊離抑制率を示す他の化合物が複数存在すること、その中には２．５倍から１０倍程度の濃度範囲にわたって高いヒスタミン遊離抑制効果を維持する化合物も存在することが知られていたことなどの諸事情を考慮すると、本件明細書に記載された、本件各発明に係る本件化合物を含有するヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果が、当業者にとって当時の技術水準を参酌した上で予測することができた範囲を超える顕著なものであるということはできない、
として、特許庁の第３次審決を取り消した（第３次判決）。
尚、知財高裁は、第３次審決を行った審判の審理について、以下の通り付言している。
・再度の審判手続において、審判官は、取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り返すこと、あるいは上記主張を裏付けるための新たな立証をすることを許すべきではない。また、特定の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとの理由により、容易に発明することができたとはいえないとする審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取り消されて確定した場合には、再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果、審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとはいえないと認定判断することは許されない（最高裁昭和６３年（行ツ）第１０号平成４年４月２８日第三小法廷判決・民集４６巻４号２４５頁参照）。 ・発明の容易想到性は、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻害要因の有無のほか、当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきものであり、当事者は、第２次審判及びその審決取消訴訟において、特定の引用例に基づく容易想到性を肯定する事実の主張立証も、これを否定する事実の主張立証も、行うことができたものである。これを主張立証することなく第２次判決を確定させた後、再び開始された本件審判手続に至って、当事者に、前訴と同一の引用例である引用例１及び引用例２から、前訴と同一で訂正されていない本件発明１を、当業者が容易に発明することができなかったとの主張立証を許すことは、特許庁と裁判所の間で事件が際限なく往復することになりかねず、訴訟経済に反するものであり、行政事件訴訟法３３条１項の規定の趣旨に照らし、問題がある。
本件は、知財高裁の第３判決に不服の上告人（原審被告）が上告したものである。
（最高裁の判断） 本件における最高裁の判断は、以下の通りである。 最高裁は、以下の様な点を指摘し、本件発明の効果が、当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであることを否定することはできないとした。
①優先日における技術水準として示された高ヒスタミン遊離抑制率を示す他の各化合物が、いずれも本件化合物と構造が異なる化合物であり、引用発明１や引用例２とも関連しない。 ②引用例１及び引用例２には、本件化合物の作用効果について記載がない。 ③このような事情の下では、本件化合物と同等の効果を有する他の化合物が存在することが優先日当時知られていたということから直ちに、当業者が本件発明の効果の程度を予測することはできない。 ④本件発明の効果が化合物の医薬用途に係るものである。
「本件他の各化合物は、本件化合物と同種の効果であるヒスタミン遊離抑制効果を有するものの、いずれも本件化合物とは構造の異なる化合物であって、引用発明１に係るものではなく、引用例２との関連もうかがわれない。そして、引用例１及び引用例２には、本件化合物がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用を有するか否か及び同作用を有する場合にどの程度の効果を示すのかについての記載はない。このような事情の下では、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということから直ちに、当業者が本件各発明の効果の程度を予測することができたということはできず、また、本件各発明の効果が化合物の医薬用途に係るものであることをも考慮すると、本件化合物と同等の効果を有する化合物ではあるが構造を異にする本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみをもって、本件各発明の効果の程度が、本件各発明の構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであることを否定することもできないというべきである。」
また、最高裁は、原審が、本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということ以外に考慮すべきとする諸事情の具体的な内容を明らかにしておらず、その他、本件他の各化合物の効果の程度をもって本件化合物の効果の程度を推認できるとする事情等を何ら認定していないと指摘した。 これにより、最高裁は、原審が本件発明の効果の程度が当業者の予測できない顕著なものであるか否かについて十分に検討することなく、本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することは容易想到であると判断したことは、違法であると判示した。
「そうすると、原審は、結局のところ、本件各発明の効果、取り分けその程度が、予測できない顕著なものであるかについて、優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく、本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに、本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したものとみるほかなく、このような原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。」
（参照） 最高裁HP ・”最高裁 令和元年8月27日判決 平成30(行ヒ)69“ ・”知財高裁 平成29年11月21日判決 平成29(行ケ)10003（第３次判決）“ ・”知財高裁 平成26年7月30日判決 平成25(行ケ)10058（第２次判決）“
〒541－0041
令和元年８月２７日 最高裁第三小法廷 局所的眼科用処方物事件（平成３０年（行ヒ）第６９号）（原審：知財高裁 平成２９年１１月２１日判決 平成２９年（行ケ）第１０００３号）
・破棄差し戻し
・特許法29条2項、181条2項
・進歩性、容易想到性、顕著な効果、取消判決の拘束力
（経緯）
１．本件特許
発明の名称：「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」
特許番号：特許第３０６８８５８号
優先日 ：平成７年６月６日（米国）
出願日 ：平成８年５月３日
登録日 ：平成１２年５月１９日
２．事案の経緯
平成２３年２月３日 無効審判請求（無効２０１１－８０００１８号）
平成２３年５月２３日 訂正請求（第１次訂正）
平成２３年１２月１６日 特許庁が訂正認容、特許無効審決（第１次審決）
平成２４年４月２４日 知財高裁に訴訟提起（平成２４年（行ケ）第１０１４５号）
平成２４年６月２９日 訂正審判請求
平成２４年７月１１日 知財高裁が第１次審決の取消決定（第１次判決）
平成２４年８月１０日 訂正請求（第２次訂正）
平成２５年１月２２日 特許庁が訂正認容、特許有効審決（第２次審決）
平成２５年３月１日 知財高裁に訴訟提起（平成２５年（行ケ）第１００５８号）
平成２６年７月３０日 知財高裁が第２次審決の取消決定（第２次判決）
平成２８年２月１日 訂正請求（第３次訂正）
平成２８年１２月１日 特許庁が訂正認容、特許有効審決（本件審決）
平成２９年１月６日 知財高裁に訴訟提起（平成２９年（行ケ）第１０００３号）
平成２９年１１月２１日 知財高裁が本件審決の取消決定（第３次判決）
令和元年８月２７日 最高裁が破棄差戻判決
３．第２次審決及び第２次判決
(1) 特許庁は、
・第２次訂正後の請求項１及び２に係る各発明における「ヒト結膜肥満細胞安定化」という発明特定事項は、引用例１（亀井千晃ほか「モルモットの実験的アレルギー性結膜炎に対する抗アレルギー薬の影響」あたらしい眼科Ｖｏｌ．１１、Ｎｏ．４（１９９４）６０３～６０５頁）及び引用例２（特開昭６３－１０７８４号公報）に記載のものから動機付けられたものとはいえない、
・従って、引用例１を主引用例とする進歩性欠如の無効理由は理由がない、
として、第２次訂正後の本件発明は有効であるとの第２次審決を行った。
(2) 第２次審決に対し、知財高裁は、
・引用例１及び引用例２に接した当業者は、引用発明１をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる際に、引用発明１に係る化合物についてヒト結膜肥満細胞安定化作用を有することを確認し、ヒト結膜肥満細胞安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたものである、
として、特許庁の第２次審決を取り消した（第２次判決）。
その後、知財高裁の第２次判決は確定した。
４．第３次審決及び第３次判決
(1) 特許庁は、
・第３次訂正後の本件発明において、引用発明１との各相違点は、引用例１及び引用例２に接した当業者が容易に想到することができたもの又は単なる設計事項である。
・しかし、本件化合物の効果は、引用例１、引用例２及び優先日当時の技術常識から当業者が予測し得ない格別顕著な効果を有する、
・従って、本件各発明は当業者が容易に発明できたものとはいえない、
として、第３次訂正後の本件発明は有効であるとの第３次審決を行った。
(2) 第３次審決に対し、知財高裁は、
・引用例１及び引用例２に接した当業者は引用発明１に係る化合物をヒト結膜肥満細胞安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたものであるから、本件化合物がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用を有すること自体は、当業者にとって予測し難い顕著なものということはできない、
・優先日における技術水準として、本件化合物のほかに、所定濃度の点眼液を点眼することにより７０％ないし９０％程度の高いヒスタミン遊離抑制率を示す他の化合物が複数存在すること、その中には２．５倍から１０倍程度の濃度範囲にわたって高いヒスタミン遊離抑制効果を維持する化合物も存在することが知られていたことなどの諸事情を考慮すると、本件明細書に記載された、本件各発明に係る本件化合物を含有するヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果が、当業者にとって当時の技術水準を参酌した上で予測することができた範囲を超える顕著なものであるということはできない、
として、特許庁の第３次審決を取り消した（第３次判決）。
尚、知財高裁は、第３次審決を行った審判の審理について、以下の通り付言している。
・再度の審判手続において、審判官は、取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り返すこと、あるいは上記主張を裏付けるための新たな立証をすることを許すべきではない。また、特定の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとの理由により、容易に発明することができたとはいえないとする審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取り消されて確定した場合には、再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果、審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとはいえないと認定判断することは許されない（最高裁昭和６３年（行ツ）第１０号平成４年４月２８日第三小法廷判決・民集４６巻４号２４５頁参照）。
・発明の容易想到性は、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻害要因の有無のほか、当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきものであり、当事者は、第２次審判及びその審決取消訴訟において、特定の引用例に基づく容易想到性を肯定する事実の主張立証も、これを否定する事実の主張立証も、行うことができたものである。これを主張立証することなく第２次判決を確定させた後、再び開始された本件審判手続に至って、当事者に、前訴と同一の引用例である引用例１及び引用例２から、前訴と同一で訂正されていない本件発明１を、当業者が容易に発明することができなかったとの主張立証を許すことは、特許庁と裁判所の間で事件が際限なく往復することになりかねず、訴訟経済に反するものであり、行政事件訴訟法３３条１項の規定の趣旨に照らし、問題がある。
本件は、知財高裁の第３判決に不服の上告人（原審被告）が上告したものである。
（最高裁の判断）
本件における最高裁の判断は、以下の通りである。
最高裁は、以下の様な点を指摘し、本件発明の効果が、当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであることを否定することはできないとした。
①優先日における技術水準として示された高ヒスタミン遊離抑制率を示す他の各化合物が、いずれも本件化合物と構造が異なる化合物であり、引用発明１や引用例２とも関連しない。
②引用例１及び引用例２には、本件化合物の作用効果について記載がない。
③このような事情の下では、本件化合物と同等の効果を有する他の化合物が存在することが優先日当時知られていたということから直ちに、当業者が本件発明の効果の程度を予測することはできない。
④本件発明の効果が化合物の医薬用途に係るものである。
「本件他の各化合物は、本件化合物と同種の効果であるヒスタミン遊離抑制効果を有するものの、いずれも本件化合物とは構造の異なる化合物であって、引用発明１に係るものではなく、引用例２との関連もうかがわれない。そして、引用例１及び引用例２には、本件化合物がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用を有するか否か及び同作用を有する場合にどの程度の効果を示すのかについての記載はない。このような事情の下では、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということから直ちに、当業者が本件各発明の効果の程度を予測することができたということはできず、また、本件各発明の効果が化合物の医薬用途に係るものであることをも考慮すると、本件化合物と同等の効果を有する化合物ではあるが構造を異にする本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみをもって、本件各発明の効果の程度が、本件各発明の構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであることを否定することもできないというべきである。」
また、最高裁は、原審が、本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということ以外に考慮すべきとする諸事情の具体的な内容を明らかにしておらず、その他、本件他の各化合物の効果の程度をもって本件化合物の効果の程度を推認できるとする事情等を何ら認定していないと指摘した。
これにより、最高裁は、原審が本件発明の効果の程度が当業者の予測できない顕著なものであるか否かについて十分に検討することなく、本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することは容易想到であると判断したことは、違法であると判示した。
「そうすると、原審は、結局のところ、本件各発明の効果、取り分けその程度が、予測できない顕著なものであるかについて、優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく、本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに、本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したものとみるほかなく、このような原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。」
（参照）
最高裁HP
・”最高裁 令和元年8月27日判決 平成30(行ヒ)69“
・”知財高裁 平成29年11月21日判決 平成29(行ケ)10003（第３次判決）“
・”知財高裁 平成26年7月30日判決 平成25(行ケ)10058（第２次判決）“